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Choisir un conseil en brevets



Chaque entreprise innovante pose tôt ou tard la question du choix d'un cabinet d'avocats pour protéger ses droits sur les inventions. Chez Parallels, ce sujet est apparu lors de la fusion des brevets avec Corel. Parallels et Corel avaient leurs conseils en brevets. Il y avait une option pour choisir l'un d'eux et continuer le travail sans trop d'effort. Mais nous avons décidé d'aborder cette question à fond. Le processus ne s'est pas déroulé aussi bien que nous le souhaiterions, je vais donc partager mes meilleures pratiques. J'espère que cela vous permettra d'éviter les surprises et les pièges à l'avenir.

Il est immédiatement nécessaire de préciser que de nombreux aspects dépendent du type de votre entreprise et des spécificités de votre entreprise. Vous devez d'abord analyser et comprendre exactement ce que vous recherchez. Ici, je suggère d'examiner les points suivants:

1. Pays dans lesquels vous souhaitez protéger votre invention.Les

droits exclusifs sont territoriaux. Pour déterminer quel pays protéger, pensez à où se trouvent votre marché principal et vos ventes, examinez les concurrents, où et ce qu'ils brevettent.

De plus, vous devez comprendre que tous les avocats ne conviennent pas à votre tâche. Assurez-vous de ne considérer que les conseils en brevets enregistrés dans le pays d'origine. Bien sûr, il existe une option pour travailler par des intermédiaires, mais en avez-vous besoin? Payer à la fois l'intermédiaire et le conseil en brevets, malgré le fait que dans ce cas la qualité du travail est réduite en raison du manque de communication appropriée et des retards dans l'échange d'informations et de documents.

2. Budget

Cet article ne nécessite aucune explication. Un petit conseil pour simplifier les négociations et vos capacités: notez les montants souhaités et maximums que vous êtes prêt à payer pour créer une demande et pour l'ensemble du processus d'obtention d'un brevet. Bien que le tarif horaire aux États-Unis, de nombreuses entreprises peuvent convenir de différents régimes de remises ou des prix fixes pour certains types de tâches.

Plus les postes fixes sont prescrits (par exemple, pour le dépôt d'une demande, la réponse à l'objection de l'examinateur et les négociations avec lui), plus les coûts et les opportunités de planification budgétaire sont contrôlés. Il faut également se rappeler que le coût des services varie selon les régions du pays et que l'emplacement n'affecte pas l'interaction avec l'office des brevets (dans le même pays).

3. Taille du portefeuille, charge de travail potentielle

Toutes les entreprises, et surtout pas tous les conseils en brevets, ne peuvent pas maintenir et étendre un large portefeuille de brevets. Il prend en compte le flux de nouvelles idées, le nombre de demandes examinées par l'office des brevets et votre stratégie d'élargissement du portefeuille. De plus, le cabinet d'avocats lui-même peut être important, mais le service chargé des brevets peut être composé d'une seule personne.

Afin de ne pas vous retrouver dans une situation désagréable et de ne pas remettre tout votre portefeuille entre les mains d'une seule personne qui se cache derrière une grande entreprise, passez votre temps et effectuez une due diligence approfondie.

4. Dans quel domaine vos inventions se situent-elles

? Autre point de votre diligence raisonnable: l'agent de brevets que vous envisagez possède-t-il des connaissances et une expérience dans le domaine de vos inventions? Ceci est un point assez important. Cela affectera directement la qualité des applications d'écriture. Sans la formation et les connaissances nécessaires, une personne ne peut tout simplement pas comprendre pleinement votre idée et la décrire en détail dans un document, qui est nécessaire pour la protection efficace des inventions.

5. Urgence du choix

Combien de temps vous pouvez passer à chercher et à choisir. Par exemple, si vous cherchez un avocat pour soumettre rapidement des documents officiels ou payer des honoraires, cela n'a aucun sens de perdre du temps et d'organiser une offre. Dans de tels cas, vous pouvez simplement parcourir la liste des avocats inscrits dans le pays, demander des conseils sur divers canaux et forums.

Si vous avez besoin d'une entreprise pour travailler et maintenir un large portefeuille de brevets et que le délai vous permet de passer un certain temps à choisir une bonne entreprise ou un avocat, alors pourquoi ne pas consacrer plus de temps à ce processus.

6. Dans quelle mesure les questions de licence et de litige sont-elles pertinentes pour vous?

Chaque cabinet d'avocats a ses propres objectifs et services. Quelque part, il y a d'énormes services de contentieux, et quelque part il n'y en a pas du tout. Ne jetez pas complètement cette question de côté: puisque vous êtes en train de breveter des inventions, un litige peut sortir à tout moment.

7. Allez-vous transférer toute votre propriété intellectuelle à une seule entreprise?

De nombreuses sociétés de brevets proposent également des marques, des enregistrements de droits d'auteur, etc. Envisagez-vous de gérer un ensemble complet de votre propriété intellectuelle avec une seule entreprise? Cela peut nécessiter une analyse plus complète de l'entreprise, des prix et de la qualité du travail dans tous les domaines.

Il existe de nombreuses façons de rechercher et de sélectionner des entreprises, sur les conseils de connaissances / collègues, recherchez simplement par emplacement, par tous les conseils en brevets agréés dans le pays requis. Cela dépend de vos besoins, du temps et de l'argent.

Soumissionner


Il existe différents programmes pour la conduite efficace d'appels d'offres ouverts et transparents, par exemple scanmarket.com . Avec les appels d'offres ouverts, vous fixez une date limite pour soumettre des candidatures, publiez des ressources pour ces candidatures, puis effectuez plusieurs étapes de sélection des entreprises parmi les candidatures soumises.

Lors des premières étapes, vous ne pouvez même pas interagir avec les entreprises elles-mêmes, mais simplement les filtrer en fonction des informations de la candidature initiale (prix, rapidité de travail, expérience, spécialisation, etc.). Aux étapes suivantes, vous pouvez organiser des tests et des conversations avec la direction et les avocats, ce qui donnera une meilleure idée des personnes, de l'équipe et de l'attitude envers les clients. Ce type convient aux grandes organisations avec un portefeuille et une charge de travail impressionnants.

Dans notre entreprise, nous avons décidé de renoncer à l'utilisation de logiciels tiers et avons demandé des propositions aux entreprises sélectionnées par e-mail. Vous pouvez donc présélectionner les entreprises qui valent la peine d'être prises en compte, et ainsi réduire légèrement le temps d'attente pour la soumission des candidatures. Il sera nécessaire de rédiger une RFQ (demande de devis), une tâche de test et d'organiser une évaluation interne des propositions.

Les données de l'appel d'offres sont masquées et personne ne peut y participer, à l'exception des entreprises sélectionnées. De plus, contrairement à un appel d'offres ouvert, les entreprises participantes ne verront pas les prix proposés et les autres données des entreprises concurrentes.
Dans les deux cas, vous sélectionnez les étapes du processus de sélection et les critères.

Recommandations


Ne sous-estimez pas l'efficacité du réseautage. Diverses conférences (par exemple, la Conférence d'information sur les brevets de l'OEB), des ateliers, des webinaires, des canaux sur différentes plates-formes (par exemple, «IPconnect» dans un télégramme) seront utiles ici. Discutez avec vos collègues d'autres entreprises, découvrez leur expérience et leurs sous-traitants.

Recherche sur Internet


Les cabinets d'avocats ont également besoin de relations publiques, beaucoup d'entre eux publient des articles sur divers sujets, parlent de leur expérience juridique et de leur succès. Regardez les rapports et les évaluations des entreprises.

N'oubliez pas de vérifier les spécialistes trouvés dans le registre des conseils en brevets enregistrés (pour les États-Unis - oedci.uspto.gov/OEDCI/practitionerSearchEntry ). Cependant, le registre ne vous donnera pas une idée de la qualité du travail de ces personnes. Pour ce faire, vous devrez rechercher les applications sur lesquelles ils ont travaillé, voir leur histoire et leur sphère technique; recherchez des informations sur leur expérience et leurs connaissances (LinkedIn pour vous aider). Il existe également des sites et des programmes avec des statistiques sur les applications et l'efficacité des différentes entreprises.

Également à l'USPTO (US Patent Office), il existe divers liens qui aident à déposer une demande de brevet, à traiter avec le système et à trouver des avocats: www.uspto.gov/patents-getting-started/legal-assistance-and-resources .

Choisissez une entreprise qui tiendra compte de vos intérêts: faites une proposition individuelle à toutes les étapes de la procédure, conseillez la stratégie et aidez-vous à respecter le budget. Vous pouvez donc vous concentrer sur votre travail et compter sur des personnes sélectionnées.

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